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Overview

Ein Patent gewährt dem Patentinhaber das ausschließliche Recht, andere für einen begrenzten Zeitraum von der Herstellung, der Verwendung, dem Import und dem Verkauf der patentierten Innovation auszuschließen. Der U.S. Patent Act, 35 U.S.C. §§ 1 ff., wurde vom Kongress im Rahmen seiner verfassungsmäßigen Befugnis erlassen, um Erfindern für begrenzte Zeit das ausschließliche Recht an ihren Entdeckungen zu sichern. Siehe Artikel I, Abschnitt 8, Klausel 8.

Die Gewährung ausschließlicher Rechte an den Erfinder soll die Investition von Zeit und Ressourcen in die Entwicklung neuer und nützlicher Entdeckungen fördern. Als Gegenleistung für dieses begrenzte Monopol wird die sofortige Offenlegung der patentierten Informationen gegenüber dem U.S. Patent and Trademark Office (PTO) verlangt. Nach Ablauf der Schutzfrist geht die patentierte Innovation in den öffentlichen Bereich über.

Voraussetzungen für die Patentierbarkeit

Die fünf wichtigsten Voraussetzungen für die Patentierbarkeit sind: (1) patentierbarer Gegenstand, (2) Nützlichkeit, (3) Neuheit, (4) Nicht-Offensichtlichkeit und (5) Befähigung.

Patentierbarer Gegenstand

Die Anforderung an den patentierbaren Gegenstand befasst sich mit der Frage, welche Arten von Erfindungen für den Patentschutz in Frage kommen. Nach 35 U.S.C. § 101 sind die Kategorien für patentierbaren Gegenstand weit definiert als jedes Verfahren, jede Maschine, Herstellung oder Zusammensetzung von Materie oder deren Verbesserung. In Diamond v. Chakrabarty stellte der Oberste Gerichtshof fest, dass der Kongress beabsichtigte, dass der patentierbare Gegenstand „alles unter der Sonne einschließt, was von Menschenhand gemacht wird“. Siehe Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). Das Gericht stellte jedoch auch fest, dass diese breite Definition Grenzen hat und nicht jede Entdeckung umfasst. Laut dem Gericht sind Naturgesetze, physikalische Phänomene und abstrakte Ideen nicht patentierbar. Die relevante Unterscheidung zwischen patentierbaren und nicht patentierbaren Gegenständen ist die zwischen Produkten der Natur, ob lebendig oder nicht, und von Menschen gemachten Erfindungen.

Die traditionellen Regeln, dass „Druckerzeugnisse“ und „Geschäftsmethoden“ nicht patentierbar sind, wurden kürzlich in Frage gestellt. Im Jahr 1998 entschied der Federal Circuit, dass ein System zur Durchführung von Geschäften als Verfahren patentierbar sein kann, obwohl es auf nichts Greifbares einwirkt. Siehe State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). Die Regel gegen die Patentierung von Druckerzeugnissen behält immer noch ihre Kraft, obwohl Druckerzeugnisse patentierbar sein können, wenn ihre Beziehung zur physikalischen Erfindung entweder neu und nützlich oder neu und nicht offensichtlich ist.

Nützlichkeit

Die zweite Voraussetzung für die Patentierbarkeit ist, dass die Erfindung nützlich ist. Siehe 35 U.S.C. § 101. Das PTO hat Richtlinien entwickelt, um die Erfüllung des Nützlichkeitserfordernisses zu bestimmen. Die Richtlinien verlangen, dass der in der Anmeldung geltend gemachte Nutzen glaubhaft, spezifisch und wesentlich sein muss. Diese Begriffe sind in den Schulungsunterlagen zu den Utility Guidelines definiert. Glaubwürdige Nützlichkeit erfordert, dass Logik und Fakten die Behauptung der Nützlichkeit stützen oder dass eine Person mit gewöhnlichem Fachwissen auf dem Gebiet der Technik annehmen würde, dass die offengelegte Erfindung derzeit für die beanspruchte Verwendung geeignet ist. Der Nutzen muss spezifisch für den beanspruchten Gegenstand sein; es darf sich nicht um einen allgemeinen Nutzen handeln, der für eine breite Klasse von Erfindungen gelten könnte. Wesentlicher Nutzen erfordert, dass die Erfindung eine definierte Anwendung in der realen Welt hat; ein beanspruchter Nutzen, der weitere Forschung erfordert oder darstellt, um eine Anwendung im Kontext der realen Welt zu identifizieren oder zu bestätigen, ist nicht ausreichend.

Neuheit

Das Neuheitserfordernis, das unter 35 U.S.C. § 102 beschrieben wird, besteht aus zwei verschiedenen Anforderungen; Neuheit und gesetzliche Schranken der Patentierbarkeit. Neuheit erfordert, dass die Erfindung vor der Erfindung durch den Patentanmelder nicht bekannt war oder von anderen in diesem Land benutzt wurde, oder patentiert oder in einer gedruckten Veröffentlichung in diesem oder einem anderen Land beschrieben wurde. Siehe 35 U.S.C. § 102(a). Um das Neuheitserfordernis zu erfüllen, muss die Erfindung neu sein. Die gesetzliche Schranke bezieht sich auf die Tatsache, dass das patentierte Material nicht länger als ein Jahr vor dem Datum der Anmeldung eines U.S.-Patents in diesem oder einem anderen Land in öffentlichem Gebrauch oder zum Verkauf gestanden haben darf oder patentiert oder in einer gedruckten Veröffentlichung beschrieben worden sein darf. Siehe 35 U.S.C. § 102(b). Mit anderen Worten, das Recht auf ein Patent geht verloren, wenn der Erfinder zu lange zögert, bevor er Patentschutz beantragt. Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Erfordernis der Neuheit und den gesetzlichen Schranken ist, dass die eigenen Handlungen eines Erfinders die Neuheit seiner eigenen Erfindung nicht zerstören können, aber eine gesetzliche Schranke für die Patentierbarkeit schaffen können.

Nicht-Offensichtlichkeit

Der Kongress fügte das Erfordernis der Nicht-Offensichtlichkeit dem Test für die Patentierbarkeit mit der Verabschiedung des Patentgesetzes von 1952 hinzu. Die Prüfung auf Nicht-Offensichtlichkeit besteht darin, ob der Gegenstand, der patentiert werden soll, und der Stand der Technik so beschaffen sind, dass der Gegenstand als Ganzes für eine Person mit normaler Fachkenntnis zum Zeitpunkt der Erfindung offensichtlich gewesen wäre. Siehe 35 U.S.C. § 103.

Der Supreme Court hat das Erfordernis der Nichtoffensichtlichkeit erstmals in Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966) angewandt. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass das Nicht-Offensichtlichkeitserfordernis durch grundlegende Tatsachenermittlungen über den Umfang und den Inhalt des Standes der Technik, die Unterschiede zwischen dem Stand der Technik und den streitgegenständlichen Ansprüchen sowie den Kenntnisstand eines Fachmannes auf dem betreffenden Gebiet bestimmt werden kann.

Im Jahr 2007 hat sich der Supreme Court erneut mit dem Test auf Nicht-Offensichtlichkeit befasst. Siehe KSR International Co. v. Teleflex, Inc. (04-1350). In KSR verwarf das Gericht den vom Court of Appeals for the Federal Circuit angewandten Test auf Nicht-Offensichtlichkeit als zu starr. Nach dem vom Federal Circuit angewandten „Lehr-, Vorschlags- oder Motivationstest“ wurde ein Patentanspruch nur dann als naheliegend angesehen, wenn „eine Motivation oder ein Vorschlag, die Lehren des Standes der Technik zu kombinieren, im Stand der Technik, in der Natur des Problems oder im Wissen einer Person mit gewöhnlichem Fachwissen gefunden werden kann“. Das Gericht befürwortete einen weitergehenden und flexibleren Ansatz, bei dem „ein Gericht fragen muss, ob die Verbesserung mehr ist als die vorhersehbare Verwendung von Elementen des Standes der Technik entsprechend ihrer etablierten Funktionen.“

Befähigung

Das Erfordernis der Befähigung steht in direktem Zusammenhang mit der Spezifikation oder Offenbarung, die als Teil jeder Patentanmeldung enthalten sein muss. „Die Beschreibung muss eine schriftliche Beschreibung der Erfindung sowie der Art und Weise und des Verfahrens zu ihrer Herstellung und Benutzung in so vollständiger, klarer, prägnanter und genauer Form enthalten, dass jeder Fachmann auf dem Gebiet, zu dem sie gehört, in die Lage versetzt wird, sie zu machen und zu benutzen, und sie muss die beste vom Erfinder in Betracht gezogene Art und Weise der Ausführung seiner Erfindung darlegen.“ Siehe 35 U.S.C. § 112. Am Ende der Spezifikation führt der Anmelder „einen oder mehrere Ansprüche auf, in denen der Gegenstand, den der Anmelder als seine Erfindung ansieht, besonders hervorgehoben und deutlich beansprucht wird.“ Siehe 35 U.S.C. § 112. Der Begriff „Enablement“ umfasst drei verschiedene Erfordernisse: das Erfordernis der Befähigung, das Erfordernis der schriftlichen Beschreibung und das Erfordernis des besten Verfahrens.

Jede Patentanmeldung muss eine Beschreibung enthalten, in der die Funktionsweise der Erfindung beschrieben wird, sowie einen oder mehrere Ansprüche am Ende der Beschreibung, die die genaue rechtliche Definition der Erfindung angeben. Um das Erfordernis der Befähigung zu erfüllen, muss die Beschreibung die Erfindung mit ausreichender Genauigkeit beschreiben, so dass eine Person mit normalem Fachwissen auf dem Gebiet der Technik in der Lage wäre, die beanspruchte Erfindung ohne „unangemessene Experimente“ herzustellen und zu benutzen. Siehe In re Wands, 858 F.2d 731 (Fed Cir. 1988). In In re Wands hat der Federal Circuit Court of Appeals acht Faktoren aufgelistet, die bei der Bestimmung, ob eine Offenbarung unangemessene Experimente erfordern würde, zu berücksichtigen sind. Das Patent and Trademark Office hat diese Faktoren in das Manual of Patent Examining Procedure aufgenommen. Siehe MPEP 2164.01(a).

Das Erfordernis der schriftlichen Beschreibung vergleicht die Beschreibung der Erfindung in der Beschreibung mit den besonderen Merkmalen der Erfindung, die in den Ansprüchen zum Schutz bestimmt sind. Es ist möglich, dass eine Spezifikation den Test für die Befähigung erfüllt, aber den Test für die schriftliche Beschreibung nicht besteht. Der grundlegende Standard für den Test der schriftlichen Beschreibung ist, dass der Anmelder zeigen muss, dass er zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung im „Besitz“ der später beanspruchten Erfindung war. Jeder vom Erfinder geltend gemachte Anspruch muss durch die in der Beschreibung enthaltene schriftliche Beschreibung gestützt werden. Das Ziel bei der Abfassung von Patentansprüchen ist es, diese so weit zu fassen, wie es das PTO zulässt. Das Erfordernis der schriftlichen Beschreibung erlegt zwei wichtige Einschränkungen auf: Der Anmelder kann keinen Schutz für einen Anspruch beanspruchen, der breiter ist als die unterstützende Beschreibung; und wenn der Anmelder beabsichtigt, sich in den Ansprüchen auf ein bestimmtes Merkmal der Erfindung zu konzentrieren, muss dieses Merkmal in der Beschreibung deutlich angegeben werden.

Zusätzlich zur Offenbarung ausreichender Informationen, um andere in die Lage zu versetzen, die beanspruchte Erfindung zu praktizieren, ist der Patentanmelder verpflichtet, die beste Ausführungsart der Erfindung zu offenbaren. Siehe 35 U.S.C. § 112. Das Erfordernis der besten Ausführungsform wird verletzt, wenn der Erfinder es versäumt, eine bevorzugte Ausführungsform zu offenbaren, oder es versäumt, eine bevorzugte Ausführungsform zu offenbaren, die die Herstellung oder Verwendung der Erfindung wesentlich beeinflusst. Siehe Bayer AG vs. Schein Pharmaceuticals, Inc. 301 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2002). Ein Verstoß gegen das Erfordernis der besten Ausführungsform beinhaltet zwei wesentliche Elemente: Erstens muss festgestellt werden, ob der Erfinder zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung tatsächlich eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung hatte; wenn festgestellt wird, dass der Erfinder eine beste Ausführungsform der Erfindung in Betracht gezogen hat, stellt sich die Frage, ob genügend Informationen offenbart wurden, um eine Person mit gewöhnlichem Fachwissen in die Lage zu versetzen, die beste Ausführungsform der Erfindung auszuführen.

Typen von Patenten

Es gibt 6 Arten von Patenten, die das United States Patent and Trademark Office geschaffen hat (das Gebrauchsmuster und das Geschmacksmuster sind die häufigsten):

1. Gebrauchspatent
   1. Es wird für die Erfindung eines neuen und nützlichen Verfahrens, einer Maschine, einer Herstellung oder einer Zusammensetzung von Stoffen oder einer neuen und nützlichen Verbesserung derselben erteilt und erlaubt seinem Inhaber im Allgemeinen, andere von der Benutzung oder dem Verkauf der Erfindung für einen Zeitraum von bis zu zwanzig Jahren ab dem Datum der Patentanmeldung auszuschließen, vorbehaltlich der Zahlung von Aufrechterhaltungsgebühren. Ungefähr 90% der in den letzten Jahren erteilten Patentdokumente waren Gebrauchsmuster, die auch als „Erfindungspatente“ bezeichnet werden.

Geschmacksmuster

1. Es wird für ein neues, originelles und dekoratives Design erteilt, das in einem Herstellungsgegenstand verkörpert oder an diesem angebracht ist, und erlaubt seinem Inhaber, andere von der Herstellung, der Benutzung oder dem Verkauf des Designs auszuschließen. Geschmacksmuster, die aus Anmeldungen hervorgehen, die am oder nach dem 13. Mai 2015 eingereicht wurden, werden für die Dauer von fünfzehn Jahren ab dem Tag der Erteilung erteilt. Geschmacksmuster aus Anmeldungen, die vor dem 13. Mai 2015 eingereicht wurden, werden für die Dauer von vierzehn Jahren ab dem Tag der Erteilung erteilt. Geschmacksmuster unterliegen nicht der Zahlung von Aufrechterhaltungsgebühren.
2. Pflanzenpatent
   1. Erteilt für eine neue und unterscheidbare, erfundene oder entdeckte, ungeschlechtlich reproduzierte Pflanze, einschließlich kultivierter Sportarten, Mutanten, Hybriden und neu entdeckter Pflanzen, mit Ausnahme von knollenvermehrten Pflanzen oder Pflanzen, die in einem nicht kultivierten Zustand gefunden wurden, erlaubt es seinem Inhaber, andere von der Herstellung, dem Gebrauch oder dem Verkauf der Pflanze für einen Zeitraum von bis zu zwanzig Jahren ab dem Tag der Einreichung der Patentanmeldung auszuschließen. Pflanzenpatente unterliegen nicht der Zahlung von Erhaltungsgebühren.
3. Reissue-Patent
   1. Wird erteilt, um einen Fehler in einem bereits erteilten Gebrauchs-, Geschmacksmuster- oder Pflanzenpatent zu korrigieren, hat es keinen Einfluss auf die Schutzdauer des Patents. Allerdings kann sich der Umfang des Patentschutzes durch das Reissue-Patent ändern.
4. Defensiv-Publikation (DEF)
   1. Sie wird anstelle eines regulären Gebrauchs-, Geschmacksmuster- oder Pflanzenpatents erteilt und bietet einen begrenzten, defensiven Schutz, um die Patentierung einer Erfindung, eines Geschmacksmusters oder einer Pflanze zu verhindern. Die Defensive Publication wurde 1985-86 durch die Statutory Invention Registration ersetzt.
5. Statutory Invention Registration (SIR)
   1. Dieses Dokument ersetzte 1985-86 die Defensive Publication und bietet einen ähnlichen Schutz. Bitte beachten Sie, dass der America Invents Act (AIA), der am 16. September 2011 in Kraft getreten ist, die Bestimmungen zur gesetzlichen Erfindungsmeldung aufhebt und die Ausgabe dieser Dokumente eingestellt wird.

Patente, die mit Bundesmitteln geschaffen wurden

Vor der Verabschiedung des Bayh-Dole Acts im Jahr 1980 wurde das Patent für eine Erfindung, die mit Hilfe von Bundesmitteln geschaffen wurde, der Bundesregierung zugewiesen. Das Gesetz erlaubt die Abtretung von Patenten für staatlich finanzierte Erfindungen an Universitäten, kleine Unternehmen und gemeinnützige Organisationen, wenn die Erfindung gemacht wurde, während der Erfinder Mitglied dieser Institution war (d.h. Erfinder X war Student an der Universität Y, während Erfinder X das Produkt entwickelte. Das Patent würde dann der Universität Y und nicht der Bundesregierung zugewiesen werden).

Patentanmeldeverfahren

Patente werden durch das U.S. Patent and Trademark Office (PTO) erteilt und ausgegeben. Siehe 35 U.S.C. §§ 1-26. Die Verfahrensregeln in Patentfällen sind in Titel 37, Teil I, des Code of Federal Regulations aufgeführt. Der Prozess, durch den ein Patent vom PTO erlangt wird, wird „Prosecution“ genannt. Das Verfahren beginnt, wenn eine Patentanmeldung beim PTO eingereicht wird. Die grundlegenden Elemente einer Patentanmeldung sind:

1. die technischen Spezifikationen, einschließlich einer Zusammenfassung der Erfindung, die in der Regel von Zeichnungen begleitet wird
2. ein oder mehrere Ansprüche, die am Ende der Spezifikation aufgeführt sind
3. ein Eid oder eine Erklärung, dass der Erfinder der erste war, der den in der Spezifikation beschriebenen Gegenstand erfunden hat
4. anfallende Anmeldegebühren.

Jede Patentanmeldung, die beim PTO eingeht, wird von einem Patentprüfer in der Reihenfolge ihres Eingangs geprüft. Der Patentprüfer ist verpflichtet, die Patentanmeldung gründlich zu untersuchen und den verfügbaren Stand der Technik zu recherchieren. Siehe 37 C.F.R. § 1.104. Sobald die Prüfung abgeschlossen ist, kann der Prüfer die Anmeldung annehmen und ein Patent erteilen, einige oder alle Ansprüche der Anmeldung zurückweisen oder einen Einwand erheben, wenn ein Problem mit der Form der Anmeldung festgestellt wird. Wenn ein Anspruch als nicht patentierbar zurückgewiesen oder ein Einwand gegen die Form der Anmeldung erhoben wird, muss der Prüfer den Anmelder benachrichtigen und dabei die Gründe für jede Zurückweisung oder jeden Einwand angeben sowie Informationen und Verweise zur Verfügung stellen, die dem Anmelder helfen, die Angemessenheit der Fortsetzung des Verfahrens zu beurteilen. Siehe 37 C.F.R. § 1.104; 35 U.S.C. § 132.

Nach Erhalt der Benachrichtigung über die vom PTO erteilten Beanstandungen oder Zurückweisungen hat der Anmelder Anspruch auf eine erneute Prüfung der Anmeldung, unabhängig davon, ob die Anmeldung geändert wurde, um den vom Prüfer angegebenen Gründen Rechnung zu tragen oder nicht. Siehe 35 U.S.C. § 132. Wenn die Anmeldung ein zweites Mal zurückgewiesen wird oder eine endgültige Zurückweisung ergeht, kann der Anmelder gegen die Entscheidung eine Beschwerde beim Board of Patent Appeals and Interferences einlegen. Siehe 35 U.S.C. § 134. Ein Anmelder, der mit der Entscheidung des Board of Patent Appeals and Interferences unzufrieden ist, hat die Wahl zwischen zwei weiteren Möglichkeiten der Beschwerde. Der Anmelder kann entweder gegen die Entscheidung des Board of Patent Appeals and Interferences beim United States Court of Appeals for the Federal Circuit gemäß 35 U.S.C. § 141 Berufung einlegen oder eine Zivilklage auf Erteilung eines Patents gemäß 35 U.S.C. § 145 beim United States District Court for the District of Columbia einreichen.

Im Jahr 1975 wurde das Patentgesetz geändert, um dem Patent Cooperation Treaty (PCT) Rechnung zu tragen. Siehe 35 U.S.C. §§ 351-376. Der PCT erlaubt es Anmeldern aus Unterzeichnerstaaten, bis zu 30 Monate nach der erstmaligen Einreichung einer Patentanmeldung in einem Land zu warten, bevor sie mit einer vollständigen Verfolgung des Patents in anderen Ländern beginnen. Der PCT gibt dem Erfinder den Vorteil einer zusätzlichen Zeit, um die technischen Vorzüge und das kommerzielle Potential der Erfindung zu bewerten und zu entscheiden, in welchen Ländern Patentschutz angestrebt wird, bevor er die Anmelde- und Prüfungsgebühren ausgibt.

Rechte des Patentinhabers

Dem Patentinhaber wird das ausschließliche Recht gewährt, andere daran zu hindern, die patentierte Erfindung herzustellen, zu benutzen, zum Verkauf anzubieten oder zu verkaufen. Siehe 35 U.S.C. § 154. Vor dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums (TRIPS), das die Uruguay-Runde des GATT begleitete, wurden Patente für einen nicht verlängerbaren Zeitraum von siebzehn Jahren erteilt, gemessen ab dem Datum der Erteilung. Nach den derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen beträgt die Schutzdauer für Gebrauchsmuster zwanzig Jahre, gemessen ab dem Anmeldetag (35 U.S.C. § 154), wobei Verlängerungen von bis zu fünf Jahren für Arzneimittel, medizinische Geräte und Zusatzstoffe zulässig sind (35 U.S.C. § 156). Die aktuelle Schutzdauer für Geschmacksmuster beträgt vierzehn Jahre ab dem Anmeldetag. Siehe 35 U.S.C. § 173.

Eine seit langem etablierte Doktrin des Patentrechts, die Erschöpfungsdoktrin, berechtigt einen Patentinhaber zu einer einzigen Lizenzgebühr pro patentierter Vorrichtung. Diese Regel soll verhindern, dass ein Patentinhaber eine Reihe von Lizenzgebühren für eine einzige Erfindung kassiert. Der Oberste Gerichtshof bestätigte diese Regel in seiner Entscheidung aus dem Jahr 1942, United States v. Univis Lens Co. in 316 U.S. 241. Im Jahr 2008 überprüfte der U.S. Supreme Court in der Entscheidung Quanta Computers gegen LG Electronics (06-937) erneut die zeitgenössische Relevanz der Doktrin. In einer einstimmigen Entscheidung bekräftigte das Gericht die Doktrin, indem es feststellte, dass die Erschöpfungsdoktrin einen Patentinhaber daran hindert, eine Klage gegen einen Drittkäufer zu erheben, nachdem er bereits eine Lizenzgebühr aus dem ursprünglichen Verkauf erhalten hat.

Prozessführung

Bundesrecht

Patente unterliegen ausschließlich dem Bundesrecht; die Bundesbezirksgerichte haben die ursprüngliche Zuständigkeit für alle Zivilprozesse, die unter einem Bundesgesetz bezüglich Patenten entstehen. Siehe 28 U.S.C. § 1338. Im Jahr 1982 übernahm der United States Court of Appeals for the Federal Circuit die Zuständigkeit des früheren U.S. Court of Patent and Customs Appeals. Berufungen gegen Entscheidungen von Bezirksgerichten, die sich auf das Patentrecht beziehen, werden nun vom Federal Circuit überprüft.

Patentverletzung – Allgemeines

Nach der Erteilung eines Patents kann der Patentinhaber eine Klage gegen jeden einreichen, der beschuldigt wird, das Patent zu verletzen. Es gibt zwei Hauptverteidigungen gegen Patentverletzungen: Das Patent ist ungültig; und selbst wenn das Patent gültig ist, verletzen die hergestellten oder verkauften Produkte das Patent nicht. Das Patentgesetz sieht vor, dass ein erteiltes Patent als gültig gilt, und die Beweislast für die Ungültigkeit eines Patents liegt bei der Person, die dessen Ungültigkeit geltend macht. Siehe 35 U.S.C. § 282. Eine unabhängige Erfindung ist keine Verteidigung gegen eine Patentverletzung. Eine Person, die vernünftigerweise befürchtet, wegen Patentverletzung verklagt zu werden, kann eine Klage auf Feststellung einreichen, dass das fragliche Patent ungültig ist oder dass das fragliche Verhalten keine Verletzung darstellt.

Im Jahr 2007 hat der U.S. Supreme Court in MedImmune v. Genetech (05-608) entschieden, dass ein Patentlizenznehmer nicht gegen die Vertragsbedingungen verstoßen muss, um das Erfordernis der tatsächlichen Kontroverse zu erfüllen und das lizenzierte Patent vor Gericht anzufechten.

Patentverletzung – Gerichtsstand

In TC Heartland LLC v. Kraft Food Group Brands LLC (2016) hat der Supreme Court die Grenzen dafür verschärft, wo Patentklagen eingereicht werden können. Vor dieser Entscheidung verklagten Unternehmen, die wegen Patentverletzung klagen, häufig im Federal Eastern District of Texas. Die Gerichte in diesem Bezirk entschieden in etwa 80 % der Fälle zugunsten der Kläger. Das Gericht hier stellte jedoch fest, dass „das Patentrecht vernünftigerweise verlangt, dass der Beklagte entweder in dem Staat, in dem der Fall eingereicht wird, eingetragen ist oder dort einen regelmäßigen Geschäftssitz hat.“

Als solches ist der Gerichtsstand in Patentverletzungsfällen nur dann richtig, wenn eine von zwei Voraussetzungen erfüllt ist: 1) „Jede Zivilklage wegen Patentverletzung kann in dem Gerichtsbezirk eingereicht werden, in dem der Beklagte wohnt“, oder 2) „in dem der Beklagte Verletzungshandlungen begangen hat und einen regelmäßigen und festen Geschäftssitz hat.“ Für das erste Erfordernis hat der Supreme Court außerdem klargestellt, dass sich der Wohnsitz nur auf den Bundesstaat bezieht, in dem das Unternehmen gegründet wurde.

Patentverletzung – Wiederverkauf von Produkten

In Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. (2017) hat der Supreme Court entschieden, dass, wenn ein patentierter Gegenstand verkauft wird (in diesem Fall Tintenpatronen für Drucker), der Patentinhaber nicht wegen der Tatsache, dass der Gegenstand weiterverkauft wurde, wegen Patentverletzung verklagt werden kann. Sobald der Patentinhaber den patentierten Gegenstand verkauft, gibt der Patentinhaber die Patentrechte an diesem Gegenstand auf, auch wenn der Gegenstand weiterverkauft wird. Der Patentinhaber gibt die Patentrechte an dem Gegenstand auch dann auf, wenn der Patentinhaber und der ursprüngliche Käufer einen Vertrag unterzeichnet haben, der ausdrücklich besagt, dass der Patentinhaber die Patentrechte für diesen Gegenstand behält. Hier entschied das Gericht, seine Unterstützung der Erschöpfungsdoktrin zu untermauern.

Rechtsmittel für Patentverletzungen

Einleitung

35 U.S. Code Chapter 29 regelt Rechtsmittel für Patentverletzungen.

Anwaltsgebühren

35 U.S. Code Chapter 29 Section 285 regelt die Anwaltsgebühren. Die Vorschrift lautet: „Das Gericht kann in Ausnahmefällen der obsiegenden Partei angemessene Anwaltsgebühren zusprechen.“ Gerichte der unteren Instanzen haben in der Vergangenheit damit gekämpft, wie man „außergewöhnliche Fälle“ interpretiert. Der Supreme Court hat jedoch in Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749 (2014), etwas Klarheit in diese Frage gebracht, wodurch dieser Fall in der Rechtsprechung rund um die Zuerkennung von Anwaltsgebühren in Patentverletzungsfällen herausragt.

Das Octane-Gericht definierte einen „außergewöhnlichen Fall“ als einen, der sich durch 1 von 2 Dingen auszeichnet:

1. die Stärke der prozessualen Position einer Partei
   1. für diesen Punkt,
2. die unangemessene Art und Weise, in der der Fall prozessiert wurde
   1. Um festzustellen, ob ein Fall „außergewöhnlich“ ist, sollten die unteren Gerichte die Gesamtheit der Kosten und die Kosten des Verfahrens betrachten,

Anwaltsgebühren nach Octane

Dieses Urteil hat die strenge Analyse etwas gelockert, die zuvor in Fällen von Markenverletzungen angewandt wurde, um festzustellen, ob es angemessen ist, Anwaltsgebühren zu gewähren. Dieses Ergebnis lässt sich an der Tatsache ablesen, dass im Jahr nach dem Octane-Urteil „die Anzahl der eingereichten Anträge auf Anwaltsgebühren einen Anstieg von 41,6 Prozent gegenüber der durchschnittlichen Anzahl von Anträgen in den Jahren 2008-2013 darstellte.“ Weiter: „Vom 1. Januar bis zum 1. Juli 2015 wurden 41 Prozent der eingereichten Section 285-Anträge ganz oder teilweise bewilligt (teilweise bedeutet in der Regel, dass Anwaltshonorare zuerkannt wurden, aber nicht in der vollständigen beantragten Höhe), verglichen mit 2008-2013, als im Durchschnitt nur 34,9 Prozent der Section 285-Anträge ganz oder teilweise bewilligt wurden.“

Nach Octane haben die Bundesbezirke unterschiedliche Auslegungen des Octane-Tests angewandt. Mehr zu den Unterschieden zwischen den Kreisen finden Sie in diesem ABA-Artikel.

Weitere Lektüre

Weitere Informationen finden Sie in:

• dieser Notiz der George Washington University School of Law Law Review.