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Overview

Uma patente concede ao titular da patente o direito exclusivo de excluir outros de fazer, utilizar, importar, e vender a inovação patenteada durante um período de tempo limitado. A Lei de Patentes dos EUA, 35 U.S.C. §§ 1 et seq., foi promulgada pelo Congresso ao abrigo da sua concessão constitucional de autoridade para assegurar por períodos limitados aos inventores o direito exclusivo às suas descobertas. Ver Artigo I, Secção 8, Cláusula 8.

A concessão de direitos exclusivos ao inventor destina-se a encorajar o investimento de tempo e recursos para o desenvolvimento de novas e úteis descobertas. Em troca deste monopólio limitado, é necessária a divulgação imediata da informação patenteada ao Instituto de Patentes e Marcas dos EUA (TPI). Uma vez terminado o prazo de protecção, a inovação patenteada entra no domínio público.

Requisitos de patenteabilidade

Os cinco requisitos primários de patenteabilidade são: (1) objecto patenteável, (2) utilidade, (3) novidade, (4) não-obviedade, e (5) habilitação.

Patenteabilidade do objecto

O objecto patenteável aborda a questão de quais os tipos de invenções que serão considerados para protecção de patentes. Sob 35 U.S.C. § 101, as categorias de assunto patenteável são definidas em termos gerais como qualquer processo, máquina, fabrico, ou composição da matéria, ou melhoramento da mesma. Em Diamond v. Chakrabarty, o Supremo Tribunal considerou que o Congresso pretendia que o assunto patenteável fosse “incluir qualquer coisa sob o sol que seja feita pelo homem”. Ver Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). No entanto, o Tribunal também declarou que esta definição ampla tem limites e não engloba todas as descobertas. De acordo com o Tribunal, as leis da natureza, os fenómenos físicos e as ideias abstractas não são patenteáveis. A distinção relevante entre matéria patenteável e não patenteável é entre produtos da natureza, vivos ou não, e invenções feitas pelo homem.

As regras tradicionais de que “matéria impressa” e “métodos de negócio” não são patenteáveis foram recentemente postas em causa. Em 1998, o Circuito Federal sustentou que um sistema de condução de negócios pode ser patenteável como um processo, mesmo que não actue sobre nada tangível. Ver State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). A regra contra a patenteação de material impresso ainda mantém a sua força, embora o material impresso possa ser patenteável se a sua relação com a invenção física for nova e útil, ou nova e não óbvia.

Utilidade

O segundo requisito de patenteabilidade é que a invenção seja útil. Ver 35 U.S.C. § 101. O TDP desenvolveu directrizes para determinar o cumprimento do requisito da utilidade. As directrizes exigem que a utilidade afirmada no pedido seja credível, específica e substancial. Estes termos são definidos nas Directrizes de Utilidades Materiais de Formação. A utilidade credível exige que a lógica e os factos apoiem a afirmação da utilidade, ou que uma pessoa de competência comum na arte aceite que a invenção revelada é actualmente capaz da utilização reivindicada. A utilidade deve ser específica ao assunto reclamado; não uma utilidade geral que se poderia aplicar a uma ampla classe de invenções. A utilidade substancial exige que a invenção tenha uma utilização definida no mundo real; uma utilidade reivindicada que exija ou constitua a realização de investigação adicional para identificar ou confirmar uma utilização no contexto do mundo real não é suficiente.

Novidade

O requisito de novidade descrito sob 35 U.S.C. § 102 consiste em dois requisitos distintos; novidade e barras legais de patenteabilidade. A novidade requer que a invenção não fosse conhecida ou utilizada por outros neste país, ou patenteada ou descrita numa publicação impressa neste ou noutro país, antes da invenção pelo requerente da patente. Ver 35 U.S.C. § 102(a). Para satisfazer o requisito de novidade, a invenção deve ser nova. A barra legal refere-se ao facto de que o material patenteado não deve ter estado em uso público ou à venda neste país, ou patenteado ou descrito numa publicação impressa neste ou noutro país, mais de um ano antes da data do pedido de patente dos EUA. Ver 35 U.S.C. § 102(b). Por outras palavras, o direito de patente é perdido se o inventor se atrasar demasiado tempo antes de solicitar a protecção da patente. Uma diferença essencial entre o requisito de novidade e as barras estatutárias é que as acções do próprio inventor não podem destruir a novidade da sua própria invenção, mas podem criar uma barra estatutária à patenteabilidade.

Nonobviedade

Congresso acrescentou o requisito de não-obviedade ao teste de patenteabilidade com a promulgação da Lei de Patentes de 1952. O teste de não-obviedade consiste em saber se o assunto procurado para ser patenteado e a técnica anterior são tais que o assunto como um todo teria sido óbvio para uma pessoa com habilidade comum na arte no momento em que a invenção foi feita. Ver 35 U.S.C. § 103.

O Supremo Tribunal aplicou pela primeira vez o requisito de não obviedade em Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966). O Tribunal decidiu que a não-obviedade poderia ser determinada através de inquéritos factuais básicos sobre o âmbito e conteúdo da arte anterior, as diferenças entre a arte anterior e as reivindicações em questão, e o nível de competência possuído por um praticante da arte relevante.

Em 2007, o Supremo Tribunal voltou a abordar o teste da nãoobviedade. Ver KSR International Co. v. Teleflex, Inc. (04-1350). Na KSR, o Tribunal rejeitou o teste de não-obviedade empregado pelo Tribunal de Recursos do Circuito Federal por ser demasiado rígido. Sob o “teste de ensino, sugestão, ou motivação” aplicado pela Circuito Federal, uma reivindicação de patente só foi considerada óbvia se “alguma motivação ou sugestão para combinar os ensinamentos da técnica anterior puder ser encontrada na técnica anterior, na natureza do problema, ou no conhecimento de uma pessoa com uma habilidade comum na arte”. O Tribunal aprovou uma abordagem mais expansiva e flexível segundo a qual “um tribunal deve perguntar se a melhoria é mais do que a utilização previsível de elementos do estado da técnica de acordo com as suas funções estabelecidas”

A habilitação

O requisito de habilitação está directamente relacionado com a especificação, ou divulgação, que deve ser incluída como parte de cada pedido de patente. “A especificação deve conter uma descrição escrita da invenção, e da forma e do processo de fabrico e utilização, em termos tão completos, claros, concisos e exactos que permitam a qualquer pessoa competente na arte a que pertence…fazer e utilizar a mesma, e deve estabelecer a melhor forma contemplada pelo inventor de realizar a sua invenção”. Ver 35 U.S.C. § 112. No final da especificação, o requerente enumera “uma ou mais reivindicações que apontam particularmente e reivindicam distintamente o objecto que o requerente considera como sua invenção”. Ver 35 U.S.C. § 112. A habilitação é entendida como englobando três requisitos distintos: o requisito de habilitação, o requisito de descrição escrita, e o requisito da melhor modalidade.

Cada pedido de patente deve incluir uma especificação descrevendo o funcionamento da invenção, e uma ou mais reivindicações no final da especificação declarando a definição legal precisa da invenção. Para satisfazer o requisito de habilitação, a especificação deve descrever a invenção com a particularidade suficiente para que uma pessoa com uma competência comum na arte possa fazer e utilizar a invenção reivindicada sem “experimentação indevida”. Ver In re Wands, 858 F.2d 731 (Fed Cir. 1988). Em In re Wands, o Tribunal Federal de Recursos enumerou oito factores a serem considerados para determinar se uma revelação exigiria uma experimentação indevida. O Instituto de Patentes e Marcas incorporou estes factores no Manual de Processo de Exame de Patentes. Ver MPEP 2164.01(a).

O requisito de descrição escrita compara a descrição da invenção estabelecida na especificação com os atributos particulares da invenção identificados para protecção nas reivindicações. É possível que uma especificação satisfaça o teste de habilitação, mas não satisfaça o teste de descrição escrita. A norma básica para o teste de descrição escrita é que o requerente deve demonstrar que estava “na posse” da invenção, tal como posteriormente reivindicado no momento em que o pedido foi apresentado. Qualquer reclamação reivindicada pelo inventor deve ser apoiada pela descrição escrita contida na especificação. O objectivo ao redigir as reivindicações de patentes é torná-las tão amplas quanto o TPI o permita. A exigência escrita impõe duas limitações importantes: o requerente não pode procurar protecção para uma reivindicação que seja mais ampla do que a especificação de apoio; e, se o requerente pretender concentrar-se num determinado atributo da invenção nas reivindicações, esse atributo deve ser claramente indicado na especificação.

Além de divulgar informação suficiente para permitir a outros praticar a invenção reivindicada, o requerente da patente é obrigado a divulgar o melhor modo de praticar a invenção. Ver 35 U.S.C. § 112. O requisito do melhor modo é violado quando o inventor não revela uma encarnação preferida, ou não revela uma preferência que afecta materialmente a fabricação ou utilização da invenção. Ver Bayer AG v. Schein Pharmaceuticals, Inc., 301 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2002). Uma violação do requisito da melhor modalidade envolve dois elementos essenciais: primeiro, deve ser determinado se o inventor tinha realmente uma modalidade preferida de praticar a invenção no momento em que o pedido foi apresentado; se for estabelecido que o inventor contemplou uma melhor modalidade de praticar a invenção, a questão torna-se se foi revelada informação suficiente para permitir a uma pessoa de perícia comum na arte praticar a melhor modalidade da invenção.

Tipos de Patentes

Existem 6 tipos de patentes que o United States Patent and Trademark Office criou (a patente de utilidade e a patente de desenho ou modelo são as mais comuns):

1. Patente de utilidade
   li>Issued para a invenção de um novo e útil processo, máquina, fabrico, ou composição de matéria, ou um novo e útil melhoramento da mesma, geralmente permite ao seu proprietário excluir outros de utilizar, ou vender a invenção por um período de até vinte anos a partir da data de apresentação do pedido de patente, sujeito ao pagamento de taxas de manutenção. Aproximadamente 90% dos documentos de patentes emitidos pelos últimos anos foram patentes de utilidade, também referidas como “patentes de invenção”.

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2. Patente de Desenho
   li>Issued for a new, original, and ornamental design embodied in or applied to an article of manufacture, it allows its owner to exclude others from making, using, or selling the design. As patentes de desenhos ou modelos emitidas a partir de pedidos apresentados em ou após 13 de Maio de 2015 serão concedidas pelo prazo de quinze anos a partir da data da concessão. As patentes de desenhos ou modelos emitidas a partir de pedidos depositados antes de 13 de Maio de 2015 serão concedidas pelo prazo de catorze anos a contar da data da concessão. As patentes de desenhos não estão sujeitas ao pagamento de taxas de manutenção.

/li>/li> Patente de plantas

li>li>Issued para uma planta nova e distinta, inventada ou descoberta, reproduzida assexuadamente, incluindo desportos de cultivo, mutantes, híbridos, e recentemente descoberta, que não seja uma planta propagada por tubérculos ou uma planta encontrada em estado não cultivado, permite ao seu proprietário excluir outros de fazer, utilizar ou vender a planta por um período de até vinte anos a partir da data do depósito do pedido de patente. As patentes de plantas não estão sujeitas ao pagamento de taxas de manutenção.
3. Patente de reemissão
   li>li>Issued para corrigir um erro numa utilidade, desenho ou patente de planta já emitida, não afecta o período de protecção oferecido pela patente. No entanto, o âmbito da protecção de patente pode mudar em resultado da patente de reemissão.

Publicação Defensiva (DEF)

1. Issued em vez de uma patente regular de utilidade, desenho ou modelo, ou patente vegetal, oferece protecção limitada, de natureza defensiva, para evitar a patenteação de uma invenção, desenho ou modelo, ou patente vegetal. A Publicação Defensiva foi substituída pelo Registo Estatutário de Invenções em 1985-86.

Registo Estatutário de Invenções (SIR)

1. Este documento substituiu a Publicação Defensiva em 1985-86 e ofereceu protecção semelhante. Note-se que a America Invents Act (AIA), que foi assinada em 16 de Setembro de 2011, revoga as disposições relativas aos registos de invenções estatutárias e a emissão destes documentos será descontinuada.

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Patentes criadas com financiamento federal

Prior to the Bayh-Dole Act passage in 1980, se alguém criasse uma invenção com a ajuda de financiamento federal, então a patente dessa invenção seria atribuída ao governo federal. A Lei permite que as patentes de invenções financiadas federalmente sejam atribuídas a universidades, pequenas empresas e organizações sem fins lucrativos, se a invenção tiver sido criada enquanto o inventor era membro dessa instituição (ou seja, o Inventor X era estudante na Universidade Y enquanto o Inventor X criou o produto. A patente seria então atribuída à Universidade Y, em vez de ser atribuída ao governo federal).

Processo de pedido de patente

As patentes são concedidas e emitidas através do U.S. Patent and Trademark Office (PTO). Ver 35 U.S.C. §§ 1-26. As regras de prática em casos de patentes estão listadas no Título 37, Parte I, do Código de Regulamentos Federais. O processo pelo qual uma patente é obtida do INPI é chamado de “processo judicial”. A acusação começa quando um pedido de patente é depositado junto do INPI. Os elementos básicos de um pedido de patente são:

1. as especificações técnicas, incluindo um resumo da invenção geralmente acompanhado de desenhos
2. uma ou mais reivindicações listadas no final da especificação
3. um juramento ou declaração de que o inventor foi o primeiro a inventar o assunto descrito na especificação
4. taxas de depósito aplicáveis.

Cada pedido de patente recebido pelo INPI é examinado por um examinador de patentes na ordem em que é recebido. O examinador de patentes é obrigado a estudar minuciosamente o pedido de patente e a investigar o estado da técnica disponível. Ver 37 C.F.R. § 1.104. Uma vez concluído o exame, o examinador pode aceitar o pedido e emitir uma patente; emitir uma rejeição de algumas ou todas as reivindicações feitas no pedido; ou emitir uma objecção se for detectado um problema com a forma do pedido. Se uma reivindicação for rejeitada como não patenteável, ou se for emitida uma objecção à forma do pedido, o examinador deve notificar o requerente, indicando os motivos de cada rejeição ou objecção e fornecendo informações e referências para ajudar o requerente a julgar a adequação da continuação do processo. Ver 37 C.F.R. § 1.104; 35 U.S.C. § 132.

P>Aponto que receber a notificação de quaisquer objecções ou rejeições emitidas pelo TPI, o requerente tem direito a um reexame do pedido, quer o pedido tenha ou não sido alterado para abordar os motivos declarados pelo examinador. Ver 35 U.S.C. § 132. Se o pedido for rejeitado uma segunda vez, ou se for emitido um indeferimento final, o requerente pode apresentar um recurso da decisão junto da Comissão de Recursos de Patentes e Interferências. Ver 35 U.S.C. § 134. Um requerente que não esteja satisfeito com a decisão da Comissão de Recursos de Patentes e Interferências pode escolher entre duas outras opções de recurso. O requerente pode recorrer da decisão da Câmara ao Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal sob 35 U.S.C. § 141, ou prosseguir uma acção civil para obter uma patente sob 35 U.S.C. § 145, apresentando um recurso contra o Director no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Columbia.

Em 1975, a Lei de Patentes foi emendada para acomodar o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT). Ver 35 U.S.C. §§ 351-376. O PCT permite aos requerentes dos países signatários esperar até 30 meses após o depósito inicial de um pedido de patente num país antes de iniciar um processo judicial completo da patente noutros países. O PCT dá ao inventor o benefício de um tempo extra para avaliar os méritos técnicos e o potencial comercial da invenção, e para decidir em que países será pedida a protecção de patentes antes das despesas de depósito e taxas de exame.

Direitos do Proprietário da Patente

O proprietário da patente tem o direito exclusivo de impedir que outros façam, utilizem, ofereçam para venda, ou vendam a invenção patenteada. Ver 35 U.S.C. § 154. Antes do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (TRIPS) que acompanhou o GATT da Ronda do Uruguai, as patentes eram emitidas por um período não renovável de dezassete anos, medido a partir da data de emissão. Ao abrigo das actuais disposições legais, o prazo de protecção para patentes de utilidade é de vinte anos, medidos a partir da data de depósito (35 U.S.C. § 154), com prorrogações até cinco anos permitidas para medicamentos, dispositivos médicos, e aditivos (35 U.S.C. § 156). O actual prazo de protecção para patentes de desenhos ou modelos é de catorze anos a partir da data de apresentação do pedido. Ver 35 U.S.C. § 173.

Uma doutrina há muito estabelecida da lei de patentes, a doutrina do esgotamento, dá ao titular da patente o direito a um único royalty por dispositivo patenteado. Esta regra visa impedir que os titulares de patentes recebam uma série de pagamentos de royalties por uma única invenção. O Supremo Tribunal afirmou esta regra na sua decisão de 1942, Estados Unidos v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241. Em 2008, o Supremo Tribunal dos EUA reconsiderou a relevância contemporânea da doutrina no caso Quanta Computers v. LG Electronics (06-937). Numa decisão unânime, o Tribunal reafirmou a doutrina, sustentando que a doutrina do esgotamento impede o titular da patente de intentar uma acção contra um terceiro comprador depois de já ter recebido um pagamento de royalties da venda inicial.

Litígio

Lei Federal

As patentes são exclusivamente regidas pela lei federal; os tribunais distritais federais têm jurisdição original de todos os casos civis que surjam ao abrigo de qualquer lei federal relacionada com patentes. Ver 28 U.S.C. § 1338. Em 1982, o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para a Circunscrição Federal assumiu a jurisdição do antigo Tribunal de Apelações de Patentes e Alfândegas dos Estados Unidos. Os recursos das decisões dos tribunais distritais relacionados com a lei de patentes são agora analisados pelo Circuito Federal.

Infração de Patentes – Geral

Após a emissão de uma patente, o proprietário da patente pode intentar uma acção judicial contra qualquer pessoa acusada de infringir a patente. Existem duas defesas primárias para a infracção da patente: a patente é inválida; e mesmo que a patente seja válida, os produtos que estão a ser fabricados ou vendidos não infringem a patente. A Lei de Patentes prevê que uma patente emitida é presumida válida, e o ónus de estabelecer que uma patente é inválida recai sobre a pessoa que afirma a sua nulidade. Ver 35 U.S.C. § 282. A invenção independente não é uma defesa contra a violação da patente. Uma pessoa que receie razoavelmente ser processada por violação de patente pode apresentar uma acção para uma sentença declarativa de que a patente em questão é inválida, ou que a conduta em questão não constitui violação.

Em 2007, o Supremo Tribunal dos EUA em MedImmune v. Genetech (05-608) sustentou que um licenciado de patente não tem de violar os termos do contrato a fim de cumprir o requisito da controvérsia real e contestar a patente licenciada em tribunal.

Infração de patente – Venue

Em TC Heartland LLC v. Kraft Food Group Brands LLC (2016), o Supremo Tribunal apertou os limites sobre onde as acções de patentes podem ser apresentadas. Antes desta sentença, as empresas que processavam por violação de patentes eram frequentemente processadas no Distrito Federal do Leste do Texas. Os tribunais desse distrito encontraram para os queixosos em cerca de 80% dos casos. O tribunal aqui, contudo, considerou que “a lei de patentes exige sensatamente que o réu seja incorporado no estado em que o caso é apresentado ou que aí tenha um local de negócios regular”.

Como tal, o foro só é adequado para os casos de violação de patentes quando um de dois requisitos é cumprido: 1) “nenhuma acção civil por violação de patente pode ser intentada no distrito judicial onde o arguido reside”, ou 2) “se o arguido tiver cometido actos de violação e tiver um local de negócios regular e estabelecido”. Além disso, para o primeiro requisito, o Supremo Tribunal clarificou – de acordo com o §1400(b) Estatuto do Local de Patente – que a residência se refere apenas ao Estado de incorporação.

Infração de Patente – Re-Selling Products

In Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. (2017), o Supremo Tribunal decidiu que quando um artigo patenteado é vendido (neste caso, tinteiros para impressoras), o titular da patente não pode processar por violação de patente pelo facto de o artigo ter sido re-vendido. Uma vez que o titular da patente venda o artigo patenteado, o titular da patente renuncia aos direitos da patente sobre esse artigo, mesmo que o artigo seja revendido. O titular da patente renuncia aos direitos de patente sobre o artigo, mesmo que o titular da patente e o comprador inicial assinassem um contrato declarando explicitamente que o titular da patente conservaria os direitos de patente sobre esse artigo. Aqui, o Tribunal decidiu reforçar o seu apoio à doutrina da exaustão.

Remedies for Patent Infringement

Intro

35 U.S. Code Chapter 29 governa os recursos por infracção de patentes.

Attorney Fees

35 U.S. Code Chapter 29 Section 285 governa os honorários advocatícios. O estatuto lê-se: “O tribunal, em casos excepcionais, pode conceder honorários razoáveis de advogado à parte prevalecente”. Os tribunais inferiores têm historicamente lutado com a forma de interpretar “casos excepcionais”. O Supremo Tribunal, contudo, deu alguma clareza à questão em Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc., 134 S. Ct. 1749 (2014), fazendo sobressair este caso na jurisprudência em torno da atribuição de honorários de advogados em casos de infracção de patentes.

O Tribunal de Octane definiu um “caso excepcional” como um que se destaca devido a 1 de 2 coisas:

1. a força da posição litigante de uma parte
   1. para este foro, os tribunais devem analisar os factos do caso e a lei que rege a questão

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2. a forma pouco razoável em que o caso foi litigado
   1. para determinar se um caso é “excepcional”,Os tribunais inferiores devem analisar a totalidade das circunstâncias caso a caso

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Taxas de advogado Pós-Octane

Esta decisão flexibilizou um pouco a análise rigorosa que tinha sido aplicada anteriormente aos casos de infracção de marcas registadas para determinar se seria apropriado conceder taxas de advogado. Este resultado pode ser visto no facto de que no ano seguinte à decisão de Octane, “o número de moções de honorários de advogados apresentadas representou um aumento de 41,6 por cento em relação ao número médio de moções apresentadas em 2008-2013”. Além disso, “De 1 de Janeiro a 1 de Julho de 2015, 41% das moções apresentadas ao abrigo da secção 285 foram concedidas na totalidade ou em parte (em parte significa geralmente que os honorários dos advogados foram concedidos, mas não no montante total solicitado), em comparação com 2008-2013, quando, em média, apenas 34,9% das moções da secção 285 foram concedidas na totalidade ou em parte”

Após Octane, os circuitos federais aplicaram interpretações variáveis do teste de Octane. Para mais informações sobre a variação entre os circuitos, ver este artigo da ABA.

Outras Leituras

Para mais, ver:

esta nota da George Washington University School of Law Review .