Skip to Main Content – Keyboard Accessible

Overview

Een octrooi verleent de octrooihouder het exclusieve recht om anderen gedurende een beperkte periode uit te sluiten van het maken, gebruiken, importeren en verkopen van de geoctrooieerde innovatie. De U.S. Patent Act, 35 U.S.C. §§ 1 e.v., werd door het Congres uitgevaardigd op grond van zijn grondwettelijke bevoegdheid om uitvinders voor beperkte tijd het exclusieve recht op hun ontdekkingen te verzekeren. Zie artikel I, sectie 8, clausule 8.

Het verlenen van exclusieve rechten aan de uitvinder is bedoeld om de investering van tijd en middelen in de ontwikkeling van nieuwe en nuttige ontdekkingen aan te moedigen. In ruil voor dit beperkte monopolie is onmiddellijke openbaarmaking van de geoctrooieerde informatie aan het U.S. Patent and Trademark Office (PTO) vereist. Zodra de beschermingstermijn is verstreken, komt de geoctrooieerde innovatie in het publieke domein.

Voorschriften voor octrooieerbaarheid

De vijf voornaamste vereisten voor octrooieerbaarheid zijn: (1) octrooieerbaar onderwerp, (2) nut, (3) nieuwheid, (4) niet voor de hand liggend, en (5) octrooieerbaarheid.

Octrooieerbaar onderwerp

Het vereiste van octrooieerbaar onderwerp gaat over de vraag welke soorten uitvindingen in aanmerking komen voor octrooibescherming. Onder 35 U.S.C. § 101 worden de categorieën voor octrooieerbaar onderwerp ruim gedefinieerd als elke werkwijze, machine, vervaardiging, of samenstelling van materie, of verbetering daarvan. In Diamond v. Chakrabarty oordeelde het Hooggerechtshof dat het de bedoeling van het Congres was dat octrooieerbaar materiaal “alles onder de zon omvat wat door de mens is gemaakt”. Zie Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980). Het Hof verklaarde echter ook dat deze ruime definitie grenzen heeft en niet elke ontdekking omvat. Volgens het Hof zijn natuurwetten, natuurkundige verschijnselen en abstracte ideeën niet octrooieerbaar. Het relevante onderscheid tussen octrooieerbaar en niet-octrooieerbaar onderwerp is tussen producten van de natuur, levend of niet, en door mensen gemaakte uitvindingen.

De traditionele regels dat “drukwerk” en “bedrijfsmethoden” niet-octrooieerbaar zijn, zijn onlangs ter discussie gesteld. In 1998 oordeelde de Federal Circuit dat een systeem voor bedrijfsvoering octrooieerbaar kan zijn als werkwijze, ook al werkt het niet in op iets tastbaars. Zie State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). De regel tegen octrooiering van drukwerk blijft van kracht, hoewel drukwerk octrooieerbaar kan zijn als het verband met de fysieke uitvinding nieuw en nuttig is, of nieuw en niet voor de hand liggend.

Gebruik

Het tweede vereiste voor octrooieerbaarheid is dat de uitvinding nuttig is. Zie 35 U.S.C. § 101. De PTO heeft richtlijnen ontwikkeld om te bepalen of aan de bruikbaarheidseis wordt voldaan. De richtsnoeren schrijven voor dat het in de aanvraag aangevoerde nut geloofwaardig, specifiek en substantieel moet zijn. Deze termen worden gedefinieerd in het opleidingsmateriaal voor de richtsnoeren inzake het nut. Geloofwaardig nut vereist dat de logica en de feiten de bewering van het nut ondersteunen, of dat een persoon met normale vakkennis zou aanvaarden dat de geopenbaarde uitvinding momenteel geschikt is voor het geclaimde gebruik. Het nut moet specifiek zijn voor het onderwerp waarop aanspraak wordt gemaakt; het mag geen algemeen nut zijn dat van toepassing zou kunnen zijn op een brede categorie uitvindingen. Substantieel nut vereist dat de uitvinding een gedefinieerd gebruik in de echte wereld heeft; een geclaimd nut dat verder onderzoek vereist of inhoudt om een gebruik in de context van de echte wereld te identificeren of te bevestigen, is niet voldoende.

Nieuwheid

Het nieuwheidsvereiste beschreven onder 35 U.S.C. § 102 bestaat uit twee verschillende vereisten; nieuwheid en wettelijke beperkingen van octrooieerbaarheid. Nieuwheid vereist dat de uitvinding niet bekend was of gebruikt werd door anderen in dit land, of gepatenteerd of beschreven in een gedrukte publicatie in dit of een ander land, voorafgaand aan de uitvinding door de octrooiaanvrager. Zie 35 U.S.C. § 102(a). Om aan het nieuwheidsvereiste te voldoen, moet de uitvinding nieuw zijn. De wettelijke uitsluiting heeft betrekking op het feit dat het geoctrooieerde materiaal niet meer dan één jaar vóór de datum van de aanvraag van een octrooi in de V.S. in dit land in het openbaar gebruikt of te koop mag zijn geweest, of geoctrooieerd of beschreven in een gedrukte publicatie in dit of een ander land. Zie 35 U.S.C. § 102(b). Met andere woorden, het recht op octrooi gaat verloren indien de uitvinder te lang wacht met het aanvragen van octrooibescherming. Een essentieel verschil tussen het nieuwheidsvereiste en wettelijke beperkingen is dat de eigen handelingen van een uitvinder de nieuwheid van zijn of haar uitvinding niet teniet kunnen doen, maar wel een wettelijke beperking van octrooieerbaarheid in het leven kunnen roepen.

Nonobviousness

De wetgever voegde het vereiste van niet voor de hand liggendheid toe aan de octrooieerbaarheidstest met de goedkeuring van de Patent Act van 1952. De test voor niet voor de hand liggendheid is of het onderwerp waarvoor octrooi wordt aangevraagd en de stand van de techniek zodanig zijn dat het onderwerp in zijn geheel voor de hand zou hebben gelegen voor een persoon met normale kennis van de techniek op het tijdstip dat de uitvinding werd gedaan. Zie 35 U.S.C. § 103.

Het Hooggerechtshof paste het vereiste van niet voor de hand liggendheid voor het eerst toe in Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1 (1966). Het Hof oordeelde dat niet voor de hand liggendheid kon worden bepaald aan de hand van elementaire feitelijke onderzoeken naar de reikwijdte en inhoud van de stand van de techniek, de verschillen tussen de stand van de techniek en de claims in kwestie, en het vaardigheidsniveau van een beoefenaar van de desbetreffende kunst.

In 2007 heeft het Hooggerechtshof zich opnieuw gebogen over het criterium van niet-toepasselijkheid. Zie KSR International Co. v. Teleflex, Inc. (04-1350). In KSR verwierp het Hof de door de Court of Appeals for the Federal Circuit gehanteerde test voor niet voor de hand liggendheid als te rigide. Volgens de “teaching, suggestion, or motivation test” die door de Federal Circuit werd toegepast, werd een octrooiconclusie slechts voor de hand liggend geacht indien “some motivation or suggestion to combine the prior art teachings can be found in the prior art, the nature of the problem, or the knowledge of person having ordinary skill in the art”. Het Hof onderschreef een meer expansieve en flexibele benadering volgens welke “een rechtbank moet vragen of de verbetering meer is dan het voorspelbare gebruik van elementen uit de stand van de techniek volgens hun vastgestelde functies.”

Enablement

De enablement eis is direct gerelateerd aan de specificatie, of openbaarmaking, die moet worden opgenomen als onderdeel van elke octrooiaanvraag. “De specificatie dient een schriftelijke beschrijving te bevatten van de uitvinding en van de wijze waarop deze wordt gedaan en toegepast, in zodanig volledige, duidelijke, beknopte en nauwkeurige bewoordingen dat een deskundige in de kunst waartoe de uitvinding behoort, in staat wordt gesteld deze te doen en toe te passen, en dient een uiteenzetting te bevatten van de beste wijze die de uitvinder voor ogen staat om zijn uitvinding toe te passen. Zie 35 U.S.C. § 112. Aan het einde van de specificatie somt de aanvrager “een of meer conclusies op die in het bijzonder het onderwerp aanwijzen en duidelijk claimen dat de aanvrager als zijn uitvinding beschouwt”. Zie 35 U.S.C. § 112. Onder “enablement” worden drie verschillende vereisten verstaan: het vereiste van vrijgave, het vereiste van een schriftelijke beschrijving, en het vereiste van de beste werkwijze.

Elke octrooiaanvraag moet een specificatie bevatten waarin de werking van de uitvinding wordt beschreven, en een of meer conclusies aan het eind van de specificatie waarin de precieze juridische definitie van de uitvinding wordt gegeven. Om te voldoen aan het vereiste van vrijgave, moet de uitvinding in de specificatie voldoende nauwkeurig worden beschreven zodat een persoon die over de nodige vakkennis beschikt, in staat zou zijn de geclaimde uitvinding zonder “onnodig experimenteren” te vervaardigen en te gebruiken. Zie In re Wands, 858 F.2d 731 (Fed Cir. 1988). In In re Wands heeft de Federal Circuit Court of Appeals acht factoren opgesomd die in aanmerking moeten worden genomen om te bepalen of een openbaarmaking onnodige experimenten zou vereisen. Het Patent and Trademark Office heeft deze factoren opgenomen in de Manual of Patent Examining Procedure. Zie MPEP 2164.01(a).

De vereiste van een schriftelijke beschrijving vergelijkt de beschrijving van de uitvinding in de specificatie met de specifieke kenmerken van de uitvinding die in de conclusies voor bescherming worden genoemd. Het is mogelijk dat een specificatie voldoet aan de test voor enablement, maar niet voldoet aan de test voor schriftelijke beschrijving. De basisnorm voor de schriftelijke beschrijvingstest is dat de aanvrager moet aantonen dat hij of zij “in het bezit” was van de uitvinding zoals later geclaimd op het moment van indiening van de aanvraag. Elke conclusie die door de uitvinder wordt beweerd moet worden ondersteund door de schriftelijke beschrijving in de specificatie. Het doel bij het opstellen van octrooiconclusies is ze zo breed te maken als de PTO zal toestaan. Het schriftelijkheidsvereiste legt twee belangrijke beperkingen op: de aanvrager mag geen bescherming vragen voor een conclusie die breder is dan de ondersteunende specificatie; en, indien de aanvrager zich in de conclusies wil concentreren op een bepaalde eigenschap van de uitvinding, moet die eigenschap duidelijk in de specificatie worden aangegeven.

Naast het bekendmaken van voldoende informatie om anderen in staat te stellen de geclaimde uitvinding toe te passen, is de octrooiaanvrager verplicht de beste wijze van toepassing van de uitvinding bekend te maken. Zie 35 U.S.C. § 112. Het vereiste van de beste werkwijze wordt geschonden wanneer de uitvinder nalaat een geprefereerde uitvoering bekend te maken, of wanneer hij nalaat een voorkeur bekend te maken die van wezenlijke invloed is op het maken of gebruiken van de uitvinding. Zie Bayer AG v. Schein Pharmaceuticals, Inc., 301 F.3d 1306 (Fed. Cir. 2002). Een schending van het vereiste van de beste werkwijze omvat twee essentiële elementen: ten eerste moet worden vastgesteld of de uitvinder daadwerkelijk een voorkeurswijze voor de toepassing van de uitvinding had ten tijde van de indiening van de aanvraag; indien wordt vastgesteld dat de uitvinder inderdaad een beste werkwijze voor de toepassing van de uitvinding voor ogen had, wordt de vraag of voldoende informatie werd meegedeeld om een persoon met een normale vakkundigheid in de techniek in staat te stellen de beste werkwijze voor de toepassing van de uitvinding toe te passen.

Typen octrooien

Er zijn 6 soorten octrooien die het United States Patent and Trademark Office heeft gecreëerd (het utiliteitsoctrooi en het modeloctrooi zijn de meest voorkomende):

1. Hulpzaamheidsoctrooi
   1. Geschreven voor de uitvinding van een nieuw en nuttig procédé, machine, fabricage of samenstelling van materie, of een nieuwe en nuttige verbetering daarvan, staat het de eigenaar in het algemeen toe anderen uit te sluiten van het gebruik of de verkoop van de uitvinding voor een periode van maximaal twintig jaar vanaf de datum van indiening van de octrooiaanvraag, mits betaling van instandhoudingstaksen. Ongeveer 90% van de octrooidocumenten die de laatste jaren door het Octrooibureau zijn afgegeven, zijn “utility patents”, ook wel “octrooien voor uitvindingen” genoemd.
2. Ontwerpoctrooi
   1. Gevraagd wordt om een nieuw, origineel en decoratief ontwerp dat is verwerkt in of wordt toegepast op een voortbrengsel van de nijverheid; het staat de eigenaar toe anderen uit te sluiten van het maken, gebruiken of verkopen van het ontwerp. Modellenoctrooien die zijn verleend op basis van aanvragen die zijn ingediend op of na 13 mei 2015, worden verleend voor de duur van vijftien jaar vanaf de datum van verlening. Modellenoctrooien die zijn verleend op basis van aanvragen die zijn ingediend vóór 13 mei 2015, worden verleend voor de duur van veertien jaar vanaf de datum van verlening. Voor modeloctrooien hoeven geen instandhoudingstaksen te worden betaald.
3. Plantoctrooi
   1. Geen octrooi wordt verleend voor een nieuwe en onderscheiden, uitgevonden of ontdekte ongeslachtelijk voortgebrachte plant, met inbegrip van gekweekte sporten, mutanten, hybriden en nieuw gevonden planten, met uitzondering van een door knollen vermeerderde plant of een plant die in ongecultiveerde staat wordt aangetroffen; het staat de eigenaar ervan toe anderen uit te sluiten van het maken, gebruiken of verkopen van de plant gedurende een periode van maximaal twintig jaar vanaf de datum van indiening van de octrooiaanvraag. Voor plantenoctrooien hoeven geen instandhoudingstaksen te worden betaald.
4. Ontwerp van een octrooi
   1. Ontwerp van een octrooi dat wordt verleend om een fout in een reeds verleend nuts-, model- of plantenoctrooi te corrigeren, is niet van invloed op de beschermingsduur die het octrooi biedt. De beschermingsomvang van het octrooi kan echter wel veranderen als gevolg van het heruitgaveoctrooi.
5. Defensieve Publicatie (DEF)
   1. In plaats van een gewoon nuts-, ontwerp- of fabrieksoctrooi wordt een beperkte, defensieve bescherming geboden om te voorkomen dat een uitvinding, ontwerp of fabriek wordt geoctrooieerd. De Defensieve Publicatie werd in 1985-86 vervangen door de Wettelijke Uitvindingsregistratie.
6. Statutaire Uitvindingsregistratie (SIR)
   1. Dit document verving de Defensieve Publicatie in 1985-86 en bood een vergelijkbare bescherming. De America Invents Act (AIA), die op 16 september 2011 is ondertekend, trekt de bepalingen met betrekking tot de wettelijke registratie van uitvindingen in en de uitgifte van deze documenten zal worden stopgezet.

Octrooien gecreëerd met federale financiering

Vóór de goedkeuring van de Bayh-Dole Act in 1980 werd, als iemand een uitvinding creëerde met behulp van federale financiering, het octrooi voor die uitvinding toegewezen aan de federale overheid. De wet staat toe dat de octrooien van door de federale overheid gefinancierde uitvindingen worden toegewezen aan universiteiten, kleine bedrijven en non-profitorganisaties, indien de uitvinding werd gedaan terwijl de uitvinder lid was van die instelling (d.w.z. uitvinder X was student aan universiteit Y terwijl uitvinder X het product creëerde. Het octrooi zou dan worden toegewezen aan universiteit Y, in plaats van aan de federale overheid).

Octrooiaanvraagprocedure

Octrooien worden verleend en uitgegeven door het U.S. Patent and Trademark Office (PTO). Zie 35 U.S.C. §§ 1-26. De praktijkregels in octrooizaken zijn opgenomen in Titel 37, Deel I, van de Code of Federal Regulations. Het proces waarbij een octrooi van de PTO wordt verkregen, wordt “vervolging” genoemd. De vervolging begint met de indiening van een octrooiaanvraag bij de PTO. De basiselementen van een octrooiaanvraag zijn:

1. de technische specificaties, waaronder een samenvatting van de uitvinding die gewoonlijk vergezeld gaat van tekeningen
2. een of meer conclusies die aan het eind van de specificatie worden vermeld
3. een eed of verklaring dat de uitvinder de eerste was die het in de specificatie beschreven onderwerp uitvond
4. toepasselijke indieningstaksen.

Elke door de PTO ontvangen octrooiaanvraag wordt door een octrooionderzoeker onderzocht in de volgorde waarin deze wordt ontvangen. De octrooionderzoeker is verplicht de octrooiaanvraag grondig te bestuderen en de beschikbare stand van de techniek te onderzoeken. Zie 37 C.F.R. § 1.104. Zodra het onderzoek is voltooid, kan de onderzoeker de aanvraag aanvaarden en een octrooi verlenen; hij kan sommige of alle conclusies in de aanvraag afwijzen; of hij kan bezwaar maken indien een probleem met de vorm van de aanvraag wordt ontdekt. Indien een conclusie als niet-octrooieerbaar wordt afgewezen of een bezwaar tegen de vorm van de aanvraag wordt ingediend, moet de onderzoeker de aanvrager daarvan in kennis stellen, met opgave van de redenen voor elke afwijzing of bezwaar en met vermelding van informatie en referenties om de aanvrager te helpen bij het beoordelen van de opportuniteit van de voortzetting van de vervolging. Zie 37 C.F.R. § 1.104; 35 U.S.C. § 132.

Na ontvangst van een kennisgeving van bezwaren of afwijzingen door de PTO, heeft de aanvrager recht op een nieuw onderzoek van de aanvraag, ongeacht of de aanvraag is gewijzigd om de door de onderzoeker opgegeven redenen aan te pakken of niet. Zie 35 U.S.C. § 132. Indien de aanvraag een tweede maal wordt afgewezen, of indien een definitieve afwijzing wordt uitgevaardigd, kan de aanvrager tegen de beslissing in beroep gaan bij de Board of Patent Appeals and Interferences. Zie 35 U.S.C. § 134. Een aanvrager die ontevreden is over de beslissing van de Board of Patent Appeals and Interferences heeft de keuze tussen twee beroepsmogelijkheden. De aanvrager kan tegen de beslissing van de Board in beroep gaan bij de United States Court of Appeals for the Federal Circuit op grond van 35 U.S.C. § 141, of een civiele vordering instellen om octrooi te verkrijgen op grond van 35 U.S.C. § 145 door een vordering in te stellen tegen de Director bij de United States District Court for the District of Columbia.

In 1975 werd de Patent Act gewijzigd om deze aan te passen aan het Patent Cooperation Treaty (PCT). Zie 35 U.S.C. §§ 351-376. Het PCT staat aanvragers uit ondertekenende landen toe om tot 30 maanden na de eerste indiening van een octrooiaanvraag in een land te wachten alvorens met de volledige vervolging van het octrooi in andere landen te beginnen. Het PCT geeft de uitvinder het voordeel van extra tijd om de technische verdiensten en het commerciële potentieel van de uitvinding te beoordelen, en om te beslissen in welke landen octrooibescherming zal worden aangevraagd voordat de indienings- en onderzoekstaksen worden uitgegeven.

Rechten van een octrooihouder

De octrooihouder krijgt het exclusieve recht om anderen te beletten de geoctrooieerde uitvinding te maken, te gebruiken, te koop aan te bieden, of te verkopen. Zie 35 U.S.C. § 154. Vóór de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs), die de Uruguay-Ronde van de GATT begeleidde, werden octrooien verleend voor een niet-hernieuwbare periode van zeventien jaar, te rekenen vanaf de datum van verlening. Volgens de huidige wettelijke bepalingen bedraagt de beschermingstermijn voor gebruikspatenten twintig jaar, te rekenen vanaf de datum van indiening (35 U.S.C. § 154), met verlengingen van ten hoogste vijf jaar voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en additieven (35 U.S.C. § 156). De huidige beschermingstermijn voor modeloctrooien is veertien jaar vanaf de datum van indiening. Zie 35 U.S.C. § 173.

Een reeds lang bestaande doctrine van het octrooirecht, de uitputtingsleer, geeft een octrooihouder recht op een enkele royalty per geoctrooieerd apparaat. Deze regel is bedoeld om te voorkomen dat octrooihouders een reeks royalty’s voor een enkele uitvinding innen. Het Hooggerechtshof bevestigde deze regel in zijn arrest van 1942, United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241. In 2008 heeft het U.S. Supreme Court de hedendaagse relevantie van de doctrine opnieuw bekeken in Quanta Computers v. LG Electronics (06-937). In een unanieme beslissing heeft het Hof de doctrine herbevestigd, door te stellen dat de uitputtingsdoctrine voorkomt dat een octrooihouder een rechtsvordering instelt tegen een derde-koper nadat hij al een royaltybetaling heeft ontvangen uit de initiële verkoop.

Litigation

Federaal recht

Octrooien worden uitsluitend beheerst door federaal recht; de federale arrondissementsrechtbanken hebben de oorspronkelijke jurisdictie over alle civiele zaken die voortvloeien uit een federale wet met betrekking tot octrooien. Zie 28 U.S.C. § 1338. In 1982 heeft het United States Court of Appeals for the Federal Circuit de jurisdictie overgenomen van het voormalige U.S. Court of Patent and Customs Appeals. Beroepen van districtsrechtbanken met betrekking tot octrooirecht worden nu beoordeeld door de Federal Circuit.

Inbreuk op octrooien – Algemeen

Als een octrooi eenmaal is uitgegeven, kan de octrooihouder een rechtszaak beginnen tegen iedereen die ervan wordt beschuldigd inbreuk te maken op het octrooi. Er zijn twee primaire verdedigingen tegen octrooi-inbreuk: het octrooi is ongeldig; en zelfs als het octrooi geldig is, maken de producten die worden gemaakt of verkocht geen inbreuk op het octrooi. De Patent Act bepaalt dat een verleend octrooi geacht wordt geldig te zijn, en de bewijslast voor de ongeldigheid van een octrooi ligt bij degene die de ongeldigheid van het octrooi aanvoert. Zie 35 U.S.C. § 282. Een onafhankelijke uitvinding is geen verdediging tegen octrooi-inbreuk. Een persoon die redelijkerwijs kan vrezen dat hij wegens octrooi-inbreuk zal worden vervolgd, kan een vordering instellen voor een declaratoire uitspraak dat het octrooi in kwestie ongeldig is, of dat het gedrag in kwestie geen inbreuk vormt.

In 2007 heeft het Hooggerechtshof van de VS in MedImmune v. Genetech (05-608) geoordeeld dat een octrooilicentiehouder de voorwaarden van het contract niet hoeft te schenden om aan het vereiste van een feitelijke controverse te voldoen en het in licentie gegeven octrooi voor de rechter aan te vechten.

Patentinbreuk – Locatie

In TC Heartland LLC v. Kraft Food Group Brands LLC (2016) heeft het Hooggerechtshof de grenzen aangescherpt van waar octrooirechtszaken kunnen worden aangespannen. Vóór deze uitspraak spanden bedrijven die een rechtszaak wegens octrooi-inbreuk aanspanden, vaak een rechtszaak aan in het federale Eastern District of Texas. De rechtbanken in dat district stelden de eisers in ongeveer 80% van de gevallen in het gelijk. De rechtbank hier vond echter dat “de octrooiwetgeving redelijkerwijs vereist dat de gedaagde ofwel is gevestigd in de staat waar de zaak wordt aangespannen ofwel daar een vaste bedrijfszetel heeft”.

Dusdanig is de plaats van een rechtszaak wegens octrooi-inbreuk alleen juist wanneer aan één van de twee vereisten is voldaan: 1) “elke civiele vordering wegens octrooi-inbreuk kan worden ingesteld in het gerechtelijk arrondissement waar de verweerder woont,” of 2) “waar de verweerder inbreukmakende handelingen heeft gepleegd en een regelmatige en gevestigde plaats van vestiging heeft.” Verder, voor de eerste vereiste, verduidelijkte de Hoge Raad – volgens de §1400(b) Patent Venue Statute – dat woonplaats alleen verwijst naar de staat van oprichting.

Patentinbreuk – Doorverkopen van producten

In Impression Products, Inc. v. Lexmark International, Inc. (2017) oordeelde de Hoge Raad dat wanneer een geoctrooieerd artikel wordt verkocht (in dit geval inktcartridges voor printers), de octrooihouder niet kan aanklagen wegens octrooi-inbreuk over het feit dat het artikel is doorverkocht. Zodra de octrooihouder het geoctrooieerde artikel verkoopt, doet de octrooihouder afstand van de octrooirechten op dat artikel, zelfs indien het artikel wordt doorverkocht. De octrooihouder doet afstand van de octrooirechten op het goed zelfs indien de octrooihouder en de aanvankelijke koper een contract hebben ondertekend waarin uitdrukkelijk is bepaald dat de octrooihouder de octrooirechten op dat goed zou behouden. Hier besloot het Hof zijn steun voor de uitputtingsleer te versterken.

Remedies for Patent Infringement

Intro

35 U.S. Code Chapter 29 regelt remedies voor octrooi-inbreuken.

Attorney Fees

35 U.S. Code Chapter 29 Section 285 regelt de honoraria voor advocaten. Het statuut luidt: “De rechtbank kan in uitzonderlijke gevallen redelijke advocaatkosten toekennen aan de winnende partij.” Lagere rechtbanken hebben in het verleden geworsteld met de vraag hoe zij “uitzonderlijke gevallen” moesten interpreteren. Het Hooggerechtshof gaf echter enige duidelijkheid in deze kwestie in Octane Fitness, LLC v. ICON Health & Fitness, Inc, 134 S. Ct. 1749 (2014), waardoor deze zaak opvalt in de jurisprudentie rond het toekennen van advocaatkosten in octrooi-inbreukzaken.

Het Octane Hof definieerde een “uitzonderlijke zaak” als een zaak die opvalt door ofwel 1 van 2 dingen:

1. de sterkte van de procespositie van een partij
   1. voor deze prong, moeten rechtbanken kijken naar de feiten van de zaak en het recht dat de kwestie beheerst
2. de onredelijke wijze waarop de zaak is uitgevochten
   1. Om te bepalen of een zaak ‘uitzonderlijk’ is,moeten de lagere rechters per geval het geheel van omstandigheden bekijken

Procureurshonoraria na Octane

Deze uitspraak heeft de strenge analyse die tot dan toe werd toegepast in zaken betreffende merkinbreuk om te bepalen of het passend zou zijn om procureurshonoraria toe te kennen, enigszins versoepeld. Dit resultaat blijkt uit het feit dat in het jaar na de Octane-uitspraak “het aantal ingediende moties voor advocatenhonoraria met 41,6 procent is gestegen ten opzichte van het gemiddelde aantal moties dat in de periode 2008-2013 is ingediend”. Verder: “Van 1 januari tot 1 juli 2015 werd 41 procent van de ingediende sectie 285 moties geheel of gedeeltelijk toegekend (gedeeltelijk betekent meestal dat advocaatkosten werden toegekend, maar niet voor het volledige gevraagde bedrag), vergeleken met 2008-2013, toen gemiddeld slechts 34,9 procent van de sectie 285 moties geheel of gedeeltelijk werden toegekend.”

Na Octane hebben de federale circuits verschillende interpretaties van de Octane test toegepast. Voor meer over de verschillen tussen de circuits, zie dit ABA artikel.

Verder lezen

Voor meer informatie, zie:

• dit artikel in de George Washington University School of Law Review.